15.01 – Marques et Modèles – FR

 

MARQUES ET MODÈLES

Le droit des marques et des dessins et modèles est une des activités dominantes du Cabinet depuis plus de 20 ans, et nous sommes les Conseils de titulaires de marques et modèles particulièrement connus en Europe, et ce dans les secteurs les plus variés : camions, motos, vins, bandes dessinées, gastronomie, instituts culturels, universités, etc. Certains de ces clients nous font confiance depuis plus de 20 ans pour protéger et défendre leurs droits de propriété intellectuelle en France et en Europe.

Nous proposons à nos clients un service complet et transversal, alliant notre expertise du conseil et du contentieux :

  • en déposant vos marques et modèles auprès des Offices de propriété intellectuelle ;
  • en vous conseillant pour l’exploitation et la valorisation de vos droits de propriété intellectuelle (négociation et rédaction de contrats de licence, de cession, de cobranding, etc.) ;
  • et en défendant vos marques et modèles aussi bien en cas d’atteintes commises en ligne que dans le cadre de contentieux administratifs devant les Offices de propriété intellectuelle (procédures d’opposition, de déchéance, de nullité, etc.) ou encore en cas de litige judiciaire ou extrajudiciaire (action en contrefaçon, action en revendication de propriété, action connexe en matière de concurrence déloyale, arbitrage, etc.).

Obtention de marques et modèles

  • recherche d’antériorités,
  • analyse de la validité et de la disponibilité des signes et des modèles à déposer,
  • procédure et suivi des demandes de marques et modèles déposées devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI, marques et dessins et modèles français),
  • procédure et suivi des demandes de marques et modèles déposées devant l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO, marques de l’UE et dessins et modèles communautaires),
  • procédure et suivi des demandes de marques et modèles déposées devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI, enregistrements internationaux de marques et de modèles),
  • procédure et suivi des demandes de marques et modèles déposées devant des Offices de propriété intellectuelle étrangers (USPTO, UKIPO, JPO, KIPO, etc.).

En tant que Cabinet d’avocats français, nous avons une forte expérience en matière de dépôt, devant l’INPI, de demandes de marques et de dessins et modèles français.

C’est également vrai en matière communautaire, notre Cabinet pouvant, à ce titre, compter, si cela s’avère nécessaire, sur les ressources du Cabinet d’avocats Sènakpon Gbassi et Associés, qui est notre correspondant basé à Alicante, en Espagne, où se situe le siège de l’EUIPO.

Enfin, notre Cabinet, via ses correspondants locaux, peut facilement aider ses clients à déposer des demandes de marque et de dessin et modèle à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Corée du Sud. A ce titre, nous pouvons aisément communiquer avec nos correspondants et rendre compte à nos clients des objections qui pourraient être soulevées par les Offices de Propriété Intellectuelle des Etats-Unis, du Japon et/ou de Corée du Sud, dès lors qu’un de nos associés est inscrit au Barreau de Californie, qu’un autre de nos associés est d’origine sud-coréenne et que nous comptons, au sein de notre équipe, une avocate de nationalité japonaise inscrite au Barreau de Tokyo.

 Gestion de vos marques et modèles

  • inscription auprès des registres des Offices de propriété intellectuelle des changements affectant vos droits de propriété intellectuelle, notamment en cas de cession ou de licence ;
  • renouvellement des droits ;
  • extension de vos enregistrements internationaux, etc.

Exploitation de vos marques et modèles

  • négociation et rédaction d’accords de cession, de licence, de co-branding ;
  • négociation et rédaction d’accords de coexistence de marques, en lien notamment avec la résolution amiable de litiges;
  • négociation et rédaction de contrats de partenariat avec des influenceurs.

Surveillance en douane, audit des atteintes portées à vos marques et modèles, et protection sur internet

  • dépôt, suivi et renouvellement de demandes d’intervention en douane. Cette procédure vise à solliciter la retenue de marchandises soupçonnées de contrefaire un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle. Elle attire l’attention des Douanes françaises ou d’autres pays de l’Union européenne sur des produits suspects et facilite leur interception. Il s’agit d’une démarche préventive qui peut être effectuée même si le titulaire de droit n’a pas connaissance d’actes de contrefaçon de ses marques et/ou modèles ;
  • audit des atteintes portées à vos marques et modèles sur des sites internet, des places de marché en ligne, des réseaux sociaux, etc. ;
  • lancement et suivi de procédures UDRP, Syreli ou autres en vue de demander la suppression d’un nom de domaine litigieux ; demande de suppression de contenus illicites sur des sites internet, sur des places de marché en ligne, sur des réseaux sociaux, etc.

Contentieux administratif 

  • lancement et suivi de procédures d’opposition devant l’INPI ou l’EUIPO afin de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque française ou d’une marque de l’UE portant atteinte à vos droits antérieurs, et ce qu’il s’agisse d’une marque préexistante, d’une dénomination sociale, d’un nom de domaine, d’une appellation d’origine protégée, etc. ;
  • lancement et suivi d’action en nullité devant l’INPI ou l’EUIPO afin d’obtenir l’annulation d’une marque française ou de l’UE enregistrée pour tous types de motifs prévus par la législation en vigueur : marque postérieure dépourvue de caractère distinctif, marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit, marque de nature à tromper le public, marque déposée de mauvaise foi, marque de nature à porter atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs tels que marque, dénomination sociale, appellation d’origine protégée, etc. ;
  • lancement et suivi d’action en déchéance devant l’INPI ou l’EUIPO afin d’obtenir la déchéance d’une marque française ou de l’UE enregistrée pour tous types de motifs prévus par la législation en vigueur : défaut d’exploitation de la marque attaquée si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, marque devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée, marque propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ;
  • lancement et suivi d’action en nullité devant l’EUIPO afin d’obtenir l’annulation d’un dessin et modèle communautaire enregistré pour tous types de motifs prévus par la législation en vigueur : absence de nouveauté et de caractère individuel, conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur, utilisation d’un signe distinctif antérieur, etc.

Contentieux judiciaire 

  • collaboration avec des commissaires de justice (nouveau nom des huissiers de justice) ou des agents assermentés afin de dresser des constats visant à prouver tout type d’atteinte portée à vos marques et modèles ;
  • lancement et suivi de procédure de saisie-contrefaçon visant à obtenir du juge, avant l’engagement d’une action en contrefaçon au fond, l’autorisation d’accéder aux locaux d’un contrefacteur présumé afin de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée ;
  • lancement et suivi, devant les tribunaux français, d’action en contrefaçon, d’action en concurrence déloyale, d’action en revendication de propriété, d’action en interdiction provisoire, etc. ;
  • défense de nos clients devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) et devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), notamment en cas de recours formé devant le TUE contre une décision de l’EUIPO, ou en cas de question préjudicielle posée à la CJUE par un tribunal français, à l’occasion d’un litige en cours devant ce tribunal.

En tant qu’avocats inscrits au Barreau de Paris, nous plaidons régulièrement devant le Tribunal judiciaire de Paris, qui est le tribunal français qui connaît le plus d’affaires de contrefaçon de marque et de dessin et modèle français et qui, en outre, est le seul tribunal compétent, France entière, pour juger :

  • des actions en contrefaçon de marque de l’Union européenne et/ou de dessin ou modèle communautaire lorsque le défendeur a son domicile ou son siège social en France ou lorsque les faits de contrefaçon allégués ont été commis en France ;
  • d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d’une marque de l’UE, formée par un défendeur qui aura été au préalable attrait devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
  • d’une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin et modèle communautaire, formée par un défendeur qui aura été au préalable attrait devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Arbitrage et médiation

L’arbitrage et la médiation sont deux modes alternatifs de résolution des différends auxquels les parties à un litige en matière de propriété intellectuelle ont de plus en plus souvent recours.

Notre Cabinet a les compétences requises pour conseiller et assister au mieux ses clients tout au long de ces procédures, et ce qu’il s’agisse d’un arbitrage institutionnel (dans le cadre, par exemple, du Centre de médiation et de l’arbitrage de l’OMPI), d’un arbitrage ad hoc, d’une médiation conventionnelle ou d’une médiation judiciaire.

Pour trancher un litige de propriété intellectuelle, opposant notamment deux parties provenant d’Etats différents, l’arbitrage, procédure consensuelle, confidentielle et privée, peut parfois être préféré au contentieux judiciaire classique.

Les principaux avantages de l’arbitrage peuvent être résumés de la façon suivante :

  • possibilité pour les parties de choisir un ou plusieurs arbitres possédant les compétences techniques requises ;
  • possibilité pour les parties de choisir un arbitre de nationalité et de culture autres que celles des parties ;
  • possibilité pour les parties de choisir la langue et le lieu de la procédure arbitrale, afin de s’assurer qu’aucune partie ne tire avantage d’une procédure qui se déroulerait dans son pays ;
  • possibilité de régler en une seule fois et de façon uniforme un même litige de propriété intellectuelle survenant dans plusieurs Etats différents à la fois ;
  • caractère confidentiel de l’arbitrage ;
  • enfin, la sentence arbitrale est définitive, avec des possibilités de recours généralement limitées, et elle est facile à exécuter. En effet, plus de 170 Etats dans le monde ont ratifié la Convention dite de New York, qui vise à faciliter l’exécution des sentences arbitrales rendues dans un autre Etat membre.

La principale différence entre la médiation et l’arbitrage tient au fait que dans le premier cas, les parties gardent la maîtrise de leur différend et ne transfèrent pas leur pouvoir de décision à un juge privé.

Le rôle du médiateur ne consiste donc pas à trancher le litige qui existe entre les parties, mais à leur permettre de renouer le dialogue et de trouver ensemble un accord durable. Que le médiateur ait été choisi par le juge ou d’un commun accord entre les parties, il doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la médiation peut être une option intéressante pour des parties qui souhaitent privilégier le maintien de leur relation contractuelle ou pour lesquelles il existe des enjeux importants de confidentialité : licences de marques, contrats de distribution, opérations de fusions-acquisitions, contrats dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma, etc.

Les principaux avantages de la médiation peuvent être résumés de la façon suivante :

  • rôle actif des parties dans la résolution de leur litige, le médiateur jouant le rôle d’un assistant neutre et impartial qui facilite les négociations entre les parties ;
  • possibilité pour les parties de choisir un ou plusieurs médiateurs possédant les compétences techniques requises ;
  • caractère confidentiel de la médiation. Ainsi, en cas d’échec de la médiation et de reprise ou de démarrage d’une procédure judiciaire, tout ce qui aura été échangé entre les parties pendant la médiation restera confidentiel et ne pourra pas être produit ou invoqué en justice. Le juge ne sera pas non plus pour quelle raison la médiation a échoué ;
  • à l’issue de la médiation et en cas de succès, un accord pourra être conclu entre les parties et homologué par le juge afin de lui conférer force exécutoire ;
  • maîtrise du temps et des coûts : la médiation, si elle bien menée, peut aboutir à la résolution d’un litige dans un délai assez bref, de l’ordre de quelques semaines à quelques mois.
  • Enfin, la médiation est mise en œuvre dans le cadre d’un processus structuré, avec plusieurs sessions d’échanges entre les parties et le médiateur, étant précisé qu’il existe de nombreux centres de médiation réputés.